REFORMA DE LA LEY DE MARCAS ESPAÑOLA (MAYO 2019)
El pasado 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 23/2018, por el que, entre otras disposiciones, se modifica la Ley de Marcas española 17/2001, transponiendo a la legislación española la Directiva de la UE 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
En este enlace al BOE pueden ver el texto completo de este Real Decreto.
Por otra parte, el 30 de abril de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica también el Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas española, con efectos del 1 de mayo de 2019, dando el esperado desarrollo a dicha modificación legislativa.
En este enlace al BOE pueden ver el texto completo de este segundo Real Decreto.
CONTENIDO GENERAL E IMPLICACIONES PRÁCTICAS
A continuación destacamos las principales modificaciones que han introducido ambos textos legales que, en realidad, lo que hacen es equiparar la normativa aplicable a la marca española a la normativa por la que se regulan desde hace tiempo las marcas de la Unión Europea.
NUEVOS TIPOS DE MARCA Y DESAPARICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Se admite ahora expresamente el registro como marca de algunos de los denominados “signos no convencionales”, es decir, aparte de las clásicas marcas denominativas, marcas figurativas (que engloban las marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar) y las marcas tridimensionales o de forma, se admite ahora el registro de marcas de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.
Como consecuencia de ello, ya no es obligatoria la representación gráfica para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama protección legal como marca y se admite la posibilidad de los signos mediante archivos de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, o mediante archivos de video, en el de las marcas de movimiento, holográficas o multimedia.
No obstante, la mayoría de registros de marca, incluyendo las clásicas marcas denominativas y figurativas, las marcas tridimensionales, así como algunos de los nuevos tipos de marca, como las de posición, de patrón o de color, se seguirán registrando mediante una representación gráfica de la marca.
Las denominadas marcas olfativas, es decir, marcas constituidas por el olor del producto o de los locales comerciales donde se venden, siguen representando un problema de difícil solución de cara a su registro, debido a la inestabilidad de las muestras de olor o su difícil representación gráfica, mediante fórmulas o descripciones por escrito que delimiten claramente la protección reclamada.
PRUEBA DE USO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICIÓN A MARCA O NOMBRE COMERCIAL
Otra novedad importante consiste en que en los procedimientos de oposición el solicitante de la marca o nombre comercial impugnado podrá exigir pruebas de que la marca o nombre comercial anterior oponente ha sido objeto de un uso efectivo en el mercado español en los últimos 5 años, siempre y cuando la marca (o nombre comercial) anterior oponente lleve registrada al menos 5 años.
El plazo otorgado por el Reglamento para acreditar el uso en un procedimiento oposición es muy escaso (un mes a partir de que el solicitante pida la prueba de uso) de manera que es muy recomendable que el titular lleve una carpeta de cada marca (o nombre comercial) registrada, con pruebas que acrediten su uso en el mercado para los productos o servicios para los que está registrada, renovando estas pruebas cada cierto tiempo, con objeto de cubrir dicha eventualidad.
La prueba de uso en los procedimientos de oposición sólo será aplicable en oposiciones a solicitudes de marca o nombre comercial presentadas a partir del 1 de mayo de 2019.
COMPETENCIA DE LA OEPM PARA DECLARAR LA NULIDAD O CADUCIDAD DE UNA MARCA
La nueva Ley otorga competencia directa a la OEPM para declarar la nulidad y la caducidad de una marca, o de un nombre comercial, competencia que hasta ahora estaba reservada exclusivamente a los Tribunales de Justicia que, no obstante, seguirán siendo competentes para ello, pero sólo en el seno de una acción legal de infracción de marca, por vía de demanda reconvencional.
La nulidad y/o caducidad podrá solicitarse por diversas causas, como la incompatibilidad en el mercado con una marca anterior, la falta de carácter distintivo para constituir marca o la falta de uso de la marca durante 5 años consecutivos.
Esta modificación es quizá la mayor novedad que introduce la nueva normativa y bajo nuestro punto de vista supondrá un sensible abaratamiento e incremento en este tipo de acciones legales, pero habrá que esperar, pues no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023 y mientras tanto seguirán siendo competentes para este tipo de acciones los Tribunales de Justicia.
MARCAS O NOMBRES COMERCIALES RENOMBRADOS
El concepto de marca o nombre comercial “notorio” generaba cierta inseguridad jurídica y no era acorde con la Directiva de la UE, de modo que se establece como única categoría la marca o nombre comercial renombrado (que goce de renombre), eliminando el concepto de marca o nombre comercial “notorio” que contemplaba el artículo 8.
Si bien se entiende que la “marca renombrada” engloba ambas categorías (marca notoria y/o renombrada), dado que puede serlo sólo para un determinado sector del mercado. Se clarifica también que la marca renombrada está protegida frente al riesgo de dilución de su carácter distintivo.
AMPLIACIÓN DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO
Además de las prohibiciones absolutas de registro que ya contemplaba la Ley de Marcas (marcas descriptivas, engañosas, etc.), se añaden prohibiciones específicas para denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y obtenciones vegetales.
USO DE LA MARCA
Sigue rigiendo el principio general de que una marca se ha de usar en un plazo de 5 años y que este uso no ha de interrumpirse por 5 años consecutivos, pero se establece claramente el momento concreto a partir del cual se ha de computar el plazo de 5 años para poner en uso un registro de marca, siendo éste a partir del día en que el registro de marca sea firme.
Esta clarificación es importante para los procedimientos de oposición, nulidad y caducidad, en los que podrán exigirse pruebas de uso de la marca anterior o de la marca cuya caducidad por falta de uso se solicita.
EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES
En este aspecto hay bastantes novedades, entre las que destacamos la no aplicación del principio de inmunidad registral, en consonancia con la jurisprudencia de la Unión Europea, es decir, un registro de marca no podrá invocarse para eximir a su titular frente a acciones dirigidas contra él por infracción de marcas u otros derechos de propiedad industrial de fecha anterior.
Se amplía también el ámbito del ius prohibendi en los supuestos enumerados en el artículo 34.2.c), en los que el titular puede prohibir el uso de una marca, incluyendo la utilización de la marca en publicidad comparativa, si vulnera la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y comparativa.
Por último, la nueva normativa establece que el licenciatario de una marca sólo podrá ejercitar acciones por infracción de la marca con el consentimiento del titular.
No obstante, en el caso de licencias exclusivas, podrá hacerlo si el titular ha sido requerido para ello y no las ha ejercitado por sí mismo.
Si tienen alguna pregunta acerca de estos cambios, no duden en contactar con nosotros.